职务发明中“本职工作”“原单位分配的任务”的认定
——海默科技(集团)股份有限公司与无锡洋湃科技有限公司专利权权属纠纷案
【案件信息】
案号:苏州中院(2018)苏05民初541号
江苏高院(2019)苏民终236号
原告:海默科技(集团)股份有限公司
被告:无锡洋湃科技有限公司
【裁判要旨】
专利法实施细则第十二条规定中的“本职工作”,通常是指个人基于其所担任的职务或从事的职业而应当自己完成的职责范围内的工作。“原单位分配的任务”应当是指原工作单位分配给员工的其本职工作以外的工作任务。“本职工作”“原单位分配的任务”通常不包括原单位已明确排除的研发项目。
【基本案情】
海默科技(集团)股份有限公司(以下简称海默集团)成立于1994年,核心业务领域为多相流量计,相应的产品包括标准型多相流量计、总量计量多相流量计、短节型流量计、湿气流量计、低产油井测量装置、高性能油井测量装置等。海默集团设立有北京分公司研发部等多个研发机构。
无锡洋湃科技有限公司(以下简称洋湃公司)设立于2015年12月11日,主营业务为海洋工程装备;油气田井下探测计量设备的研发、销售;油气田技术服务等。2016年10月9日,洋湃公司向国家知识产权局提出名称为“一种测量多相流中气液两相各自流量的临界流喷嘴流量计”的实用新型专利申请,后被授权。专利申请号CN201621108266.9,授权公告日2017年4月19日,专利申请的发明人分别为陈继革、吴治永、徐斌。陈继革原为海默集团的发起人之一,曾任海默集团的副总裁兼首席技术官,负责海默集团生产优化与测试服务集团(简称PMG集团)技术中心的工作。2015年11月13日,陈继革办结离职手续。陈继革自海默集团离职后,作为发起人和股东(占50%股份)设立洋湃公司。徐斌曾于2013年9月入职海默集团北京分公司担任技术中心技术总监一职,于2016年1月26日离职,办理离职手续时工作交接事项中项目资料类内容为“探头小型化、FPGA变送器、DSP-DAU、一体化SP流量计、计数稳定性改进、变送器通讯程序、各类研发数据资料”。吴治永曾在海默集团兼职,兼职聘用期至2015年11月。诉讼中,吴治永出具书面声明,对申请人为洋湃公司的包括CN201610882309.7号在内的6项专利权放弃任何权利。
海默集团主张,涉案专利的发明人陈继革、徐斌的本职工作已经明确了临界流流量计的设计和计算模型,采用伽马射线探测器以及文丘里管的研究。请求法院确认名称为“一种测量多相流中气液两相各自流量的临界流喷嘴流量计”的实用新型专利(专利申请号CN201621108266.9)为海默集团所有。
【法院认为】
专利法实施细则第十二条规定中的“本职工作”,通常是指个人基于其所担任的职务或从事的职业而应当自己完成的职责范围内的工作。同时,根据条文的内容、顺序及其内在逻辑关系,该条规定中的“原单位分配的任务”应当是指原工作单位分配给员工的超出其本职工作范畴的工作任务。在此需要指出的是,本职工作或原单位分配的任务通常不包括原单位已明确排除的研发项目。就本案而言,涉案专利解决的是临界流这一特殊条件下多相流中气液各自流量的测量问题。实践中,通常避免临界流状况的出现。海默集团自成立后的核心业务即为针对通常条件下多相流量计产品的研发、生产。虽然海默集团技术人员在2004年编写了《孔板设计与计算指南》,但该指南中提及的临界流概念、临界流压力比、孔板测量公式等内容主要来源于公知文献,在洋湃公司提供的1993年8月实施的国家标准《流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的液体流量》中亦有类似内容。2009年在长庆油田项目中意外出现临界流状况时,海默集团通过借鉴临界流孔板相关公知技术,并结合实际情况临时解决突发问题。之后,其研究项目仍集中于通常条件下的多相流流量计量相关技术问题。结合海默集团关于临界流极为罕见,海默集团对此没有进行研发的相关陈述,可以认定涉案发明创造属于已被海默集团排除的研发项目。其次,涉案专利发明人陈继革等人本身具有较强的专业知识背景,且涉案专利侧重于临界流条件下两相流流量测量方面的理论性研究探索,结合本案具体案情,发明人陈继革等人在离职后一年内凭个人之力作出涉案发明创造亦具有一定合理性。基于以上因素的考量,根据本案现有证据,法院判决认定海默集团主张“一种测量多相流中气液两相各自流量的临界流喷嘴流量计”实用新型专利申请内容系发明人在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务相关联依据不足,涉案专利不属于专利法规定的职务发明,专利权归属洋湃公司所有,遂判决驳回海默集团的诉讼请求。
【典型意义】
本案涉及职务发明创造的确认,如何准确认定离职员工在原单位的本职工作范围是认定员工离职后一年内作出的发明创造是否属于职务发明的难点。对本职工作范围的解释过宽,则不利于调动技术人员发明创造的积极性。本案判决详细分析了职务发明纠纷中“本职工作”“原单位分配的任务”的内涵,在查明原单位研发内容的基础上,结合发明人的专业知识背景等因素,认定涉案发明创造属于已被原单位排除的研发项目,不属于职务发明创造。本案判决充分体现了鼓励技术人员创新,激发全社会创新活力的裁判导向,对于如何平衡技术人员与单位在技术创新活动中的利益关系,准确界定职务发明创造与非职务发明创造的界限,具有典型意义。